Nuevas normas para el solicitante y titular de marcas españolas

Nuevas normas para el titular de marca

El año 2019 nos traerá importantes novedades para todas aquellas personas que en cierta medida estamos relacionadas con las marcas, y concretamente; con las marcas españolas. Y es que el 14 de enero de 2019 se prevé que entre en vigor una modificación parcial de la Ley 17/2001 de Marcas, de 7 de diciembre que tiene su razón de ser en la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

A continuación, trataré de resumir los que considero que son los principales cambios que supondrá esta nueva normativa:

· En cuanto a la legitimación, se suprime el requisito de nacionalidad o residencia en España de tal manera que podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público con independencia de su nacionalidad.

· Se suprime el requisito de “representación gráfica” del signo distintivo. Y es que los avances tecnológicos han dado – y darán- lugar a nuevas vías para representar una marca facilitándose de esta manera el acceso al registro de marcas no convencionales. ¿El reto? los medios técnicos con los que pueda contar la Administración.

· Se prevé la prohibición de acceso al registro como marca de, entre otros, aquellos signos que resulten incompatibles con una denominación de origen o indicación geográfica. Se introduce la prohibición de registro de aquellos signos que consistan o reproduzcan la denominación de una obtención vegetal.

· Una importante novedad -diría que una de las novedades top– es la que afecta a los procedimientos de oposición, a partir de ahora, el titular de la marca anterior -si así lo requiere el solicitante de la marca impugnada- tendrá que probar el uso de su marca en los 5 años anteriores a la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de marca posterior. Esta novedad equipara nuestro sistema de marcas al sistema de marca europea.

· Otra de las novedades estrella que nos traerá esta modificación de la Ley de Marcas es que la OEPM pasará a tener competencia directa para conocer de las acciones de nulidad y caducidad, mientras que los juzgados mercantiles solo podrán conocer de estas acciones por vía de reconvención. No obstante, esta modificación no se prevé que entre en vigor hasta el 14 de enero de 2023.

· Por lo que se refiere a las acciones de infracción de marcas se prevé la posibilidad de que el demandado solicite -vía reconvención- que el titular acredite que está haciendo uso de su marca en los 5 años anteriores a la presentación de la acción.

· En relación con los licenciatarios, se les legitima expresamente para formular oposición. También podrán incoar acciones por violación de marca con permiso del titular. Por su parte, los licenciatarios exclusivos tendrán legitimación activa si han requerido al titular y éste no ha iniciado la acción de infracción.

· También se avanza en la lucha contra la piratería estableciendo la posibilidad del titular de prohibir el uso de su marca e impedir que se introduzcan en el país mercancías que lleven sin su autorización una marca idéntica a la registrada, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales, sin necesidad de demostrar que estas mercancías van a ser comercializadas (sin que sean despachados a libre práctica).

· Límites al derecho de marca se suprime el uso inmune del nombre comercial o denominación social quedando como límite al derecho de marca el uso del nombre o dirección de una persona física. Además, se regula expresamente el “fin de la inmunidad registral” (hasta ahora reconocido por nuestra jurisprudencia).

· Finalmente, en cuanto a terminología se refiere, con esta modificación desaparece la distinción entre marcas notorias y renombradas pasando todas ellas ser marcas renombradas.

Como todo cambio normativo deberemos esperar a ver como se van implementado estas nuevas reglas del juego.

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