PADIMA [notes], febrero 2020

#Sentence

No podrá declarase la nulidad de una marca porque su descripción carezca de claridad y precisión suficientes para conocer el concreto alcance de protección

Como ya avanzábamos en anteriores ediciones de PADIMA NOTES, en el marco del litigio entre las empresas Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd y las empresas SkyKick UK Ltd y SkyKick Inc. se planteó al TJUE si se podía declarar la nulidad de una marca por el hecho de que los términos carecen de la claridad o precisión suficientes para entender el alcance de la protección solicitada y si el uso del uso de términos demasiados generales, puede calificar el registro como hecho con mala fe, puesto que desde un inicio no había intención por parte del solicitante de usar todos los productos o servicios que dichos términos generales pueden incluir.

Ya sabemos que, en opinión del Abogado General, la falta de claridad y precisión en la especificación de los productos y servicios no es causa de nulidad de una marca, pero que la utilización de un término tan amplio como «programas informáticos» no está justificada por el hecho de que impone un amplio monopolio contrario al interés general, por lo que puede considerarse que se ha actuado con mala fe.

Pues bien, el TJUE sigue la línea planteada por el A.G. y confirma que no puede declararse la nulidad total o parcial de una marca europea o de una marca nacional por falta de claridad y precisión de esos términos.

Por otro lado, respecto a la nulidad de la marca por mala fe el TJUE, concluye que la solicitud de marca presentada sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro constituye un acto de mala fe si el solicitante de dicha marca tenía la intención de menoscabar los intereses de terceros o la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca.

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La apariencia de un producto no puede protegerse por derechos de autor si está condicionada por su función técnica. Aplicación de la sentencia COFEMEL

En 1975, el Sr. SI creó un modelo de bicicleta plegable, a la que denominó Brompton.

Brompton Ltd., empresa creada para la comercialización del producto, fue titular de una patente sobre el mecanismo de plegado de la bicicleta y afirma asimismo ser titular de los derechos patrimoniales derivados de los derechos de autor sobre la apariencia de la bicicleta Brompton.

La sociedad coreana GET2GET, especializada en la producción de equipos deportivos, produce y comercializa una bicicleta plegable (Chedech) que tiene también tres posiciones, de apariencia similar a la bicicleta Brompton.

GET2GET se oponía a la demanda alegando que la apariencia de su bicicleta estaba dictada por la solución técnica deseada y que adoptó voluntariamente la técnica de plegado, puesto que era el método más funcional. Brompton, por otro lado, alegaba que existen otras bicicletas plegables en tres posiciones en el mercado, cuya apariencia es muy diferente, por lo que existen derechos de autor a su favor.

Pues bien, el primer lugar, el AG, siguiendo con lo ya establecido en la sentencia COFEMEL, se pronuncia sobre la posible acumulación de las protecciones brindadas por la propiedad industrial (patentes y dibujos o modelos) y el derecho de autor.

En este sentido, el AG recuerda que la finalidad de esas figuras es totalmente diferente. Las figuras propias de propiedad industrial (patentes y diseños o dibujos) persiguen, precisamente, fijar un equilibrio de intereses entre lo público y lo privado: al inventor o al diseñador se les recompensa con que solo ellos obtendrán un provecho económico de sus inventos o sus diseños, y a cambio, dicha creación pasará en un periodo no muy largo a ser de dominio público.  Este equilibrio se rompería si ese plazo se extendiera sin más, hasta alcanzar los generosos términos propios del derecho de autor. Por lo tanto, aunque la acumulación de estas figuras sea posible no ha no realizarse de manera desproporcionada.

En segundo lugar, en cuanto a la protección de derechos de autor, el AG concluye que, como criterio general, no será posible proteger con derechos de autor las obras (objetos) de artes aplicadas cuya forma esté condicionada exclusivamente por su función técnica.

Ello se debe a que, en opinión del AG, los diseños cuya configuración se determina por razones técnicas, no dejan espacio al ejercicio de la libertad creativa, por lo que no pueden beneficiarse de la protección del derecho de autor.

Las dificultades aparecen, sin embargo, cuando los diseños conjugan características funcionales y artísticas. A priori, estos diseños mixtos no tendrían por qué excluirse de la protección del derecho de autor, pero así sucederá, por el contrario, cuando los elementos funcionales primen sobre los artísticos hasta el extremo de que estos últimos devengan irrelevantes.

Por lo tanto, todo dependerá del caso concreto y de la apreciación del Tribunal sobre lo “determinante” que es en este asunto la funcionalidad del diseño de la bicicleta “BROMPTON”.

 

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Victoria para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). El TG considera que existe riesgo de confusión entre las marcas «LaTV3D» y «TV3».

El 8 de julio de 2016, Stéphane Dalmat, solicitó el registro de la marca europea denominativa “LaTV3D” para las clases 38 y 41 (telecomunicaciones y actividades educativas, culturales o deportivas).

El 6 de abril de 2017, la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals presentó oposición contra dicha solicitud en base a la marca denominativa anterior española “TV3” la cual estaba registrada para las mismas clases.

La División de Oposición de la EUIPO consideró que no existía riesgo de confusión y rechazó la oposición. Esta decisión fue recurrida ante la Sala de Recursos, la cual desestimó el recurso y confirmó el fallo de la División de Oposición.

La Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals no se mostró conforme y recurrió ante el TG el cual se pronunció sobre el asunto el pasado 6 de febrero.

En esta sentencia el TG afirma que la Sala de Recursos erró al no tener en cuenta las consecuencias del hecho de que la marca anterior estuviera incluida por completo en la marca impugnada, a pesar de que la marca anterior pudiera considerarse poco distintiva.

Además, según el TG, no puede decirse que no exista similitud conceptual entre las marcas, ya que ambas comparten el concepto de televisión que se deriva de la incorporación en ambas de las letras “tv”.

Por todo ello, el TG considera que existe riesgo de confusión entre las marcas, y que la solicitud debe rechazarse para todos los servicios excepto para los servicios de traducción e interpretación, cuyo grado de similitud es, en opinión del tribunal, bajo.

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Rechazo del TG a la extensión de la marca de Repsol “Inventemos el futuro”

EL 28 de septiembre de 2017 Repsol S.A. presentó una solicitud de marca europea “Inventemos el futuro” para servicios en clase 40 y 42 (servicios relacionados con la refinería de petróleo y servicios tecnológicos).

Dicha solicitud fue rechazada por entender que dichos términos serían percibidos por el público como un mensaje promocional, que indicaba acciones de innovación realizadas por el titular, y no como una indicación de origen empresarial.

A pesar de que Repsol. S.A ya dispone de una marca idéntica para otros productos y servicios, el Tribunal General ha considerado que la marca carece de una distintividad inherente, y que la prueba aportada en el procedimiento no es suficiente para demostrar que la marca ha adquirido distintividad por su uso para esos servicios específicamente.

El Tribunal insiste en que la solicitud de registro incurría en uno de los motivos de denegación establecidos en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, por lo que, en tales circunstancias, dada la falta de carácter distintivo de la marca solicitada, la recurrente no podía invocar eficazmente, en apoyo de supuestas violaciones de los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica, resoluciones anteriores de la EUIPO.

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El Tribunal General considera que la prueba aportada por “The Guide Association” demuestra el uso efectivo de su marca “BROWINE”

El 30 de abril de 2015, el Sr. Juan Morera Morral presentó una solicitud de registro de marca de la Unión del signo denominativo “BROWNIE” para productos y servicios de las clases 18, 25 y 35.

El 2 de septiembre de 2015, The Guide Association, presentó oposición al registro de la marca solicitada. La oposición se basaba en la serie de marcas denominativas anteriores del Reino Unido BROWNIES, BROWNIE, Brownies y Brownie que designaban, entre otros, los productos y servicios comprendidos en las clases 6, 18, 25, 26 y 41.

La División de Oposición de la EUIPO estimó parcialmente la oposición y consideró que la parte oponente había aportado la prueba del uso efectivo. El solicitante presentó recurso ante dicha resolución, el cual fue desestimado por la Sala de Recursos mediante resolución que ha sido de nuevo recurrida ante el TG.

En esta sentencia el TG desestima en su totalidad el recurso y reconoce que la prueba aportada es suficiente para demostrar que se ha hecho un uso efectivo de la marca. En particular, el TG afirma que la declaración jurada aportada, que se refería al volumen de negocios anual, quedaba corroborada por diversos catálogos (cuya difusión también ha quedado acreditada), una factura, páginas de tiendas en línea y artículos y publicaciones.

En su análisis del asunto, el TG incide en que la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados y que, el volumen comercial, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, es especialmente importante para esta consideración.

Ya sabemos que el criterio exigido para que la marca se haya puesto en uso efectivo no es especialmente exigente, ya que la normativa dice claramente que tan solo se debe probar que la marca se ha utilizado con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios. No obstante, aunque haya ocasiones en que dicho uso no resulte claro, de lo que se desprende de la prueba aportada, para el TG, el oponente en este asunto ha demostrado el uso efectivo de la marca, por lo que el recurso debe ser desestimado.

+info : Curia Europa

El Tribunal Supremo reconoce que un profesor plagió el trabajo de su alumno del doctorado y le condena a pagar al mismo 3.000 euros en concepto de daño moral.

En el año 2009, dentro de un programa de doctorado y para lograr la suficiencia investigadora, uno de los alumnos de la universidad realizó un trabajo de investigación titulado «Las Leyes de Burgos, precedente del derecho internacional y del reconocimiento de los derechos humanos», bajo la dirección del profesor titular del departamento de Historia del Derecho.

Más adelante, con motivo del centenario de las Leyes de Burgos, el profesor que dirigió el trabajo del demandante coordinó el libro «Las leyes de Burgos de 1512 y centenario», en el que redactó el capítulo VI, el cual reproduce de forma casi literal parte del trabajo del alumno.

En la demanda, el alumno solicitaba, no solo que se reconociese el plagio, sino que se le condenase al infractor a pagarle una indemnización por el daño moral causado, y que se procediese a la publicación y difusión de la sentencia.

El juzgado encargado de Primera Instancia desestimó la demanda por considerar que el trabajo no gozaba de la originalidad necesaria para que se reconociese la protección de obra literaria.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha considerado finalmente que la obra tiene la originalidad suficiente para reconocerle protección, no porque el contenido del trabajo sea especialmente novedoso, sino porque la originalidad deviene de la forma en la que dicho contenido ha sido expuesto por su autor.

El Tribunal reconoce en este sentido, que lo verdaderamente relevante en este asunto es, que sin perjuicio de las pertinentes citas de las fuentes de las que se tomó este conocimiento, la forma en que se expuso difería de lo ya existente y no constituía un lugar común.

Además, poniendo el valor la aportación del alumno respecto de su trabajo de investigación el Tribunal recalca que, aunque es lógico que quien dirige un trabajo universitario de investigación en un programa de doctorado haya podido contribuir de alguna forma al trabajo elaborado por el alumno, por las ideas, orientaciones y sugerencias que le haya hecho en la dirección del trabajo, ello no implica por sí una presunción de que la autoría total o parcial del trabajo.

+info: Poder Judicial

¿Están obligadas las empresas de alquiler de coches a pagar una remuneración relativa a derechos de autor por el hecho de que los coches incorporen una radio? El Abogado General de la UE considera que no.

Las entidades suecas de gestión colectiva de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor (“Stim” y “SAMI”) presentaron una demanda contra la empresa de alquiler de vehículos “Fleetmanage” mediante la que solicitaba el pago de 369.450 coronas suecas (SEK) (alrededor de 34. 500 euros), más intereses, como consecuencia de haber contribuido esta última a que otros operadores pusieran obras musicales a disposición del público, al poner a disposición del público automóviles provistos de una radio para su alquiler de corta duración.

El Tribunal de Primera Instancia declaró que el alquiler de vehículos provistos de una radio constituía una comunicación al público de las obras y que como tal la indemnización estaba, en principio, justificada.

Esto fue ratificado por el Tribunal Patent och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera instancia, Sala de Patentes y de lo Mercantil) en un segundo litigio iniciado por la empresa de alquileres de coche “Nordisk Biluthyrning” en el cual esta pedía que se reconociese que no estaba obligada a pagar remuneración por estos actos. Dicha sentencia fue recurrida y llegó al Tribunal Supremo.

Finalmente, este último Tribunal elevó una cuestión prejudicial en la que pedía que se declarase si el alquiler de vehículos que incorporan un receptor de radio constituye, en el sentido de la Directiva 2001/29 una “comunicación al público”.

Pues bien, el Abogado General ya se ha pronunciado sobre esta cuestión y en su opinión, dichos actos no suponen una comunicación al público.

Según el razonamiento expuesto por el A.G. para constituir una comunicación al público, la intervención del usuario debe de ser directa y necesariamente tener por objeto las propias prestaciones protegidas, es decir, el contenido de la comunicación. Si ello no es así, entonces estamos ante un caso de mera puesta a disposición de equipos técnicos, lo cual no constituye per se un acto de comunicación al público.

En este caso, el AG considera que la intervención de las empresas de alquiler es mínima, ya que son finalmente los clientes quienes toman la decisión de escuchar o no las emisiones difundidas.

Por ello, según la opinión del Abogado General, estas empresas no se deberían ver obligadas a pagar remuneración en concepto de derechos de autor, por la mera disposición del vehículo que incluye el receptor.

Habrá que esperar a la respuesta del TJUE al respecto, pero no hay duda de que esa respuesta tendrá una gran relevancia para las empresas de este sector.

+info: Curia Europa

#Noticias

ESPECIAL BREXIT

De conformidad con el acuerdo de retirada ratificado entre la UE y el Reino Unido (lea las últimas noticias aquí), el Reino Unido abandonó la UE el 1 de febrero de 2020.

No obstante, el acuerdo de retirada estipula que el Derecho de la Unión seguirá siendo aplicable al Reino Unido durante un período transitorio que finalizará el 31 de diciembre de 2020. Ello se hace extensivo a los Reglamentos de MUE y de DMC y a sus instrumentos de aplicación.

La aplicación continuada de los Reglamentos de MUE y de DMC durante el período transitorio incluye, en particular, todas las disposiciones sustantivas y procedimentales, así como todas las normas relativas a la representación en procedimientos ante la EUIPO.

Por lo tanto, todos los procedimientos ante la Oficina que conlleven motivos de denegación referentes al territorio del Reino Unido, derechos anteriores originarios del Reino Unido o partes/representantes domiciliados en el Reino Unido se desarrollarán igual que antes, hasta que concluya el período transitorio. 

El director de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual recuerda la importancia de la protección de la propiedad intelectual de uno de los actores más importantes en la economía europea, las PYMES.

Christian Archambeu, director de la EUIPO afirma en sus últimas declaraciones la necesidad diferenciar y ayudar a las pymes que encuentran el sistema de propiedad intelectual como oscuro, complicado o caro. Considera que estos conceptos se refieren a percepciones que necesitamos cambiar con concienciación y dando los servicios que necesitan.

+info: Expansión

Reino Unido no se verá obligado a implementar la última Directiva Europea en materia de propiedad intelectual

Con la salida del Reino Unido, el estado no se ve obligado a incorporar la última Directiva Europea 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, la cual ha sido especialmente controvertida por lo incluido en su artículo 13 que prevé las obligaciones adicionales para los servicios definidos como proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea, como por ejemplo Youtube.

+info: Parliament

Multa de mil millones a Apple y Broadcom por violar la propiedad intelectual

Las multinacionales tecnológicas estadounidenses Apple y Broadcom fueron obligadas a pagar 1.100 millones de dólares (mil millones de euros) por haber infringido la propiedad intelectual sobre tecnología para microchips de una universidad de California.

+info: El confidencial

Mr. Wonderful lleva al Supremo la guerra por sus frases ‘cuquis’

La compañía Mr. Wonderful ha demandado a Dcasa por competencia desleal al entender que existe una copia de «los elementos definitorios del estilo de Mr. Wonderful” lo que puede generar confusión en el consumidor y suponer un aprovechamiento de la reputación ajena.

+info: El confidencial

Variedades vegetales. Se reconocen los derechos de propiedad intelectual de la variedad de Kiwi de Zespri en China.

Zespri ha ganado una batalla legal importante en China al conseguir que se haya reconocido la protección de su marca en este mercado a la vez que se le ha concedido una concesión de casi 15 millones de dólares por daños.

+info: Financial Food

Greta Thunberg protege su nombre y registra la marca ‘Fridays For Future’

La joven activista sueca Greta Thunberg anunció en Instagram que registró la marca ‘Fridays For Future’, como se llama el movimiento ecologista que fundó, y su propio nombre, para protegerlos.

+info: El Mundo

Enfrentamiento entre Adidas y H&M por el uso exclusivo de bandas paralelas.

Adidas vuelve a ver desestimadas sus pretensiones ante los tribunales de la Unión Europea en un caso por la exclusividad de las tres rayas. En esta ocasión el enfrentamiento es contra la sueca H&M por el uso de unos diseños en su ropa deportiva consistentes en dos franjas verticales. La Corte de Apelaciones de La Haya ha dictaminado que la empresa alemana no es la única dueña de las tres bandas en Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, así como tampoco en otros mercados internacionales.

+info: El Economista

#Eventos PADIMA

Padima apoyando a los nuevos emprendedores en DOEACTUA

El pasado 29 de enero comenzaron las jornadas de DoectUa en la Universidad de Alicante que finalizaron el 1 de febrero con la entrega de Premios.

DoeactUA es una iniciativa de la Universidad de Alicante que pretende materializar ideas de negocio innovadoras y emprendedoras hasta su puesta en el mercado. En esta ocasión, PADIMA colaboró con el programa asesorando a cada grupo participante sobre como asegurar la protección de sus intangibles de su proyecto aportando así, una visión más estratégica.

Fue un placer para el equipo de PADIMA poder contribuir con estas iniciativas y entregar nuestro premio en reconocimiento al trabajo de los participantes.

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