PADIMA [Notes] – Noviembre

#Sentence

La marca consistente en la forma del
“cubo de rubik” No debió ser registrada

El TG desestima el recurso interpuesto por Rubik’s Brand Ltd frente a la resolución de la EUIPO que declaraba la nulidad del registro de la forma del Cubo de Rubik por ser sus características esenciales necesarias para obtener el resultado técnico consistente en la capacidad de rotación del producto, asunto T 601/17 ECLI:EU:T:2019:765.

El TG señala que la forma del Cubo de Rubik se corresponde con un juego cuya finalidad es reconstruir un puzle tridimensional haciendo pivotar sobre un eje, vertical y horizontalmente, filas de cubos más pequeños de diferentes colores que forman parte de un cubo más grande hasta que los nueve cuadrados de cada cara sean del mismo color. Por lo que respecta al análisis de la funcionalidad de las características esenciales de la marca controvertida, el TG estima, al igual que la EUIPO, que la característica esencial relativa a las líneas negras que se entrecruzan, horizontal y verticalmente, en cada una de las caras del cubo, es necesaria para obtener el resultado técnico perseguido. Además en lo que respecta a la característica esencial constituida por la forma de cubo en sí, el TG declara que la forma cúbica es inherente tanto a la estructura cuadriculada -constituida por las líneas negras entrecruzadas en cada una de las caras del cubo y que dividen cada una de dichas caras en nueve cubos pequeños de iguales dimensiones repartidos en filas de tres por tres- como a la función del producto controvertido concreto que consiste en hacer pivotar horizontal y verticalmente las filas de cubos pequeños. A la vista de lo expuesto el TG concluye que las dos características de la marca impugnada que han sido correctamente calificadas de esenciales son necesarias para obtener el resultado técnico previsto de productos en cuestión por lo que debe concluirse que esa marca cae dentro del motivo mencionado en el artículo 7 (1) (e) (ii) del Reglamento n. 40/94 y no debió ser registrada.

 

 

 

 

 

 

 

+info : Curia Europa

LUXOCOLAT vs XOCOLAT

El TG confirma la resolución de la sala de recursos respecto de la oposición planteada por Especialidades Vira S.L frente a la marca Xocolat en base a su marca LUXOCOLAT, asunto T-58/18 ECLI:EU:T:2019:759. .

El solicitante discute el análisis efectuado por la EUIPO sobre la distintividad de su marca y declara que su signo no se refiere a chocolate, sino que se trata de un término de fantasía. El TG indica al respecto que, aunque el elemento denominativo de la marca solicitada «xocolat» (que forma parte integrante de la marca anterior) es, como alega acertadamente la demandante, un término de fantasía, se refiere, no obstante, a productos de chocolate y es similar a la propia palabra «chocolate», en particular porque, como señaló acertadamente la Sala de Recurso, esta palabra de fantasía se utiliza para productos de chocolate o productos relacionados con el chocolate. Además, respecto de la similitud de las marcas el TG señala que el término ‘xocolat’ que está idénticamente presente en las dos marcas en conflicto, puede crear una impresión de conjunto de similitud visual, como señaló acertadamente la Sala de Recurso. Por último, respecto a la similitud conceptual el TG señala que, aunque el elemento denominativo «lux» se entendiera en el sentido de «lujo», el concepto semántico resultante de la asociación con el chocolate no se modificaría significativamente, ya que dicho significado se refiere a dicho concepto y lo califica añadiendo información sobre la calidad del chocolate. En cuanto a la alegación de la demandante según la cual el elemento denominativo «lux» también puede entenderse en el sentido de la palabra latina «lux», que significa «luz», señala que no puede suponerse que el público pertinente, es decir, el consumidor medio, cuyo nivel de atención se considera que es el de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, entienda de hecho que dicho elemento se refiere a una palabra latina que no es necesariamente familiar para el público en general y que no guarda relación alguna con el producto de que se trata, a saber, el chocolate.

 

+info : Curia Europa

El tribunal supremo interpreta el art. 43.5
de la ley de marcas

El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por Roberto, Rogelio y Nuba Lounge S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 14 de diciembre de 2016 (rollo 415/2015), en el siguiente sentido de dejar sin efecto la condena a la sociedad demandada (Nuba Lounge S.L.) a la indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción de la marca. sentencia de 3 de octubre de 2019, asunto STS 3027/2019 ECLI: ES:TS:2019:3027.

El Tribunal Supremo interpreta el apartado 5 del artículo 43 de la LM y declara que, aunque el mismo establece que el titular de la marca cuya infracción ha sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. En este sentido, no introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización. Por ello considera que, en un caso como el presente en el que la infracción de la marca no ha conllevado ni un perjuicio para su titular ni un beneficio económico para el infractor, no procede aplicar la regla del apartado 5 del art. 43 LM. En base a ello el TS estima el motivo de casación y obliga a modificar la sentencia de apelación en el sentido de suprimir del fallo la condena a la indemnización de daños y perjuicios.

 

+info : Poder Judicial

Análisis del Tribunal Supremo
sobre los presupuestos de la indemnización
ex art. 42.2 LM.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por Schweppes, S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.ª) de 28 de febrero de 2017, denegando la pretensión indemnizatoria basada en el art. 42.2 LM., Sentencia del 23 de octubre de 2019, asunto STS 3378/2019, ECLI: ES:TS:2019:3378.

 

El recurso se centra en si debía apreciarse la existencia de daños y perjuicios por aplicación de la doctrina res ipsa loquitur [los hechos hablan por sí mismos]; y en si en los casos en que se opta por la indemnización a través de la regalía hipotética, no es necesario acreditar el daño y perjuicio sufrido. También, de forma subsidiaria, se plantea que, en todo caso, debía haberse aplicado la indemnización del art. 43.5 LM. Sin embargo, el TS considera que al no cumplirse el presupuesto previo del art. 42.2 ha sido correctamente denegada la pretensión indemnizatoria. En efecto el TS considera que no procede la reclamación de la indemnización solicitada por Schweppes, S.A. en base a dos razones principalmente. La primera es que para la aplicación del art. 42.2 LM, se supedita la condena a la indemnización de daños y perjuicios a que el titular de la marca hubiera requerido previamente al infractor y a que a pesar de este requerimiento el demandado hubiera seguido con la conducta infractora. Sin embargo, la requerida atendió inmediatamente el requerimiento. Además, respecto de la culpa o negligencia el TS afirma que quienes habían provocado el fraccionamiento de la marca, eran quienes habían contribuido a generar la confusión respecto de la titularidad de las marcas y la legitimación para su uso en distintos países del EEE, lo que impide apreciar culpa o negligencia en la demandada. Por tanto, una vez que se aprecia la existencia de una exención de responsabilidad del art. 42.2 no resulta necesario de entrar a resolver la controversias sobre acreditación del daño y su cuantificación.

+info: Poder Judicial

Conclusiones del AG sobre el papel y
función de la especificación de
los productos o servicios y registro de mala fe.

El AG se pronuncia ante las preguntadas planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que aclarara si, cuando los bienes y servicios para los que se ha protegido la marca carecen de claridad y precisión, se puede determinar el alcance de la protección de la marca. Y si no es así, si en esos casos la marca podría considerarse inválida, en particular en el caso de que estuviera registrada para “programas informáticos”. Por último, plantea la cuestión de si podría considerarse que la marca en esos supuestos se ha registrado con mala fe. Opinión del AG de 16 de octubre de 2019, asunto C 371/18, ECLI:EU:C:2019:864.

En su opinión, el Abogado General considera que la falta de claridad y precisión en la especificación de los productos y servicios no es causa de nulidad de una marca, pero que la utilización de un término tan amplio como «programas informáticos» no está justificada por el hecho de que impone un amplio monopolio contrario al interés general. En relación con las otras cuestiones planteadas el Abogado General subrayó que solicitar el registro de una marca sin la intención de utilizarla para los productos y servicios especificados puede constituir un acto de mala fe, en particular cuando el único objetivo del solicitante es impedir la entrada en el mercado de un tercero. Además, añadió que la nulidad de la marca sólo debe declararse para los productos y servicios para los que existe mala fe, en lugar de declarar la nulidad de todas las subcategorías de la marca

 

+ info: Curia Europa

TG, diseño y función técnica

El TG desestima el recurso planteado por Atos Medical GmbH confirmando la decisión de la Sala de Recursos de la EUIPO (Case R 2215 / 2016-3) por la que se denegaba la nulidad del registro del diseño comunitario núm. 1339246-0009, sentencia del 24 de octubre de 2019, asunto T-559/18, ECLI: EU: T: 2019 758

El TG considera que en relación con el objeto de diseño (parche de traqueotomía) el grado de libertad del creador es reducido dado que hay ciertas características que el diseño debe reunir para que el objeto cumpla con su función técnica. Confirma que el dibujo presenta diferencias suficientemente marcadas, a saber, una forma básica más asimétrica y curva, una abertura circular claramente movida a la izquierda y la forma particular de las protuberancias. Teniendo en cuenta que la libertad del creador es limitada, y el usuario informado es un personal especializado, confirma que la impresión general de ambos productos es suficientemente diferente y por ello no cabe que se declare la nulidad respecto del diseño solicitado.

 

+info: Curia Europa

#News

«Conguitos»

La compañía ilicitana Grupo Íllice se ha impuesto de nuevo al grupo chocolatero Lacasa en el uso de la marca Conguitos para la categoría de textil y calzado. La Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado la apelación presentada por la compañía de alimentación para revertir la sentencia de principios de año, que dio la razón a la empresa de calzado en el uso de la marca.

+info: Diario Información 

 

Aumenta la actitud innovadora

En la edición de 2019 del Informe mundial sobre la propiedad intelectual de la OMPI se analizan millones de registros de patentes y publicaciones científicas a lo largo de varias décadas para concluir que la actividad innovadora ha pasado a ser cada vez más un fenómeno de colaboración transnacional, que tiene su origen en unos cuantos núcleos de innovación ubicados en un reducido número de países.

+info: Europa Press

Sanción por infracción grave

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, ha impuesto una sanción de 400.000 euros a la web www.exvagos.com, www.exvagos1.com y www.exvagos2.com por la comisión de una infracción muy grave a la Ley de Propiedad Intelectual, según ha informado este lunes el Ministerio.

+info: Última hora

Sentencia contra la piratería audiovisual

LaLiga obtiene una sentencia que califica como “histórica” en la que se reconoce una de las mayores indemnizaciones en materia de piratería audiovisual en España y la primera sentencia que obtiene que afecta a un operador regional de estas dimensiones.
En un procedimiento contra la piratería audiovisual el Juzgado de lo penal nº 4 de Málaga ha condenado a los integrantes de una red dedicada a la venta de decodificadores con contenidos pirateados, entre los que se incluía fútbol. La sentencia impone la condena de seis meses de prisión y 1.800 euros de multa para el administrador de la empresa que distribuía ilícitamente los contenidos; 40.000 euros de multa para la persona jurídica. Además, reconoce una indemnización de 200.000 euros a LaLiga, de 200.000 euros a Mediapro (grupo audiovisual) y 20.000 euros a Egeda (entidad de gestión que defiende los intereses de los productores audiovisuales).

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+info: Expansión

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